企業(yè)專利侵權之應對策略

1、企業(yè)專利侵權之應對策略企業(yè)專利侵權之應對策略—從SigmaTel與珠海矩力專利糾紛案分析美國337條款周興芳律師福建名仕律師事務所本文完成于2007年03月任何一個企業(yè)，如果需要長期立足于社會，就必然涉及到知識產權問題，一個企業(yè)要想在更大程度上參與國際間的競爭，就必須更多地依靠和運用知識產權來保護自己。作為中國最重要貿易伙伴的美國，對我國企業(yè)慣用的手法是利用反傾銷訴訟等措施。近年來，隨著我國出口產品開始向技術密集型產品轉型，美國337條

2、款已經成為一種更嚴厲的打擊手段開始出現(xiàn)。SigmaTel與珠海炬力專利糾紛案就是一典型案例。一、案件的基本事實2005年1月4日，SigmaTel向美國德州奧斯汀市聯(lián)邦法院提起訴訟，狀告中國企業(yè)珠海炬力（ActionsSemiconduct）侵犯了有關便攜式MP3播放器用系統(tǒng)級芯片（SOC）控制器的數(shù)項專利（分別是6137279號專利、6366522號專利、6633187號專利），請求法院禁止那些使用珠海炬力主控芯片的MP3播放器出口到

3、美國。3月14日，SigmaTel又向美國國際貿易委員會（ITC）提起訴訟，對珠海炬力進行投訴，并停止了在德州法院的訴訟。SigmaTel的訴訟請求：一是請求法庭禁止那些使用了珠海炬力芯片的產品出口到美國；二是請求法庭裁決珠海炬力賠償經濟損失；三是請求法庭禁止珠海炬力在美國設計、制造和銷售侵權芯片；四是請求ITC利用337條款對珠海炬力進行其他制裁。訴訟狀中，SigmaTel的事實與理由是：SigmaTel之前已進行詳細調查并與炬力的技

4、術進行對比發(fā)現(xiàn)炬力侵犯SigmaTel的多項專利，侵犯其有關便攜式MP3播放器用系統(tǒng)級芯片SOC控制器源保護，以及系統(tǒng)芯片啟動序列。雖然，炬力已向第三者支付了版權費，但并不包括半導體芯片的功能，因此，請求裁決頒布排除令，并要求炬力賠償損失。4月13日，ITC發(fā)表了接受SigmaTel的337調查聲明，并要求炬力在20天內回應。珠海炬力隨后作出了反應，其代理機構FinneganHenderson律師事務所對上述SigmaTel專利進行調查

5、，通過專利文獻、出版物、銷售圖冊等方式審查該專利是否具有專利權，是否具備實用性、新穎性和創(chuàng)造性，專利權是否超過了有效期、是否使用了SigmaTel專利的全部技術要素。經調查，發(fā)現(xiàn)SigmaTel的《Adjustablepowercontrolmoduleapplicationstherelf》（6137279號專利）不具備申請專利的條件，應當被撤銷，并提出了許多異議。SigmaTel由于害怕6137279號專利被申請宣告無效，于是向IT

6、C申請停止并撤銷第6137279號專利的侵權調查。12月ITC同意了原告SigmaTel的申請。2006年3月21日早晨，美國國際貿易委員會主審法官作出初步裁決，珠海炬力幾個數(shù)字芯片產品侵犯了SigmaTel的6366522號專利和6633187號專利并建議作出排除令。隨后不久，做出救濟措施的建議方案，提交ITC的委員審議。ITC將在6月19日作出終局裁定。就終局裁定，美國總統(tǒng)擁有最終決定權，有權在60天內做出維持或者否決的決定。二、所

7、涉及的法律問題—337條款337條款是美國1930年關稅法中的第337條。根據(jù)烏拉圭回合協(xié)議而修正的美國《1930年關稅法》第337條的規(guī)定，如果任何進口活動存在不公平行為，并且對美國產業(yè)可能造成抑制和壟斷，美國國際貿易委員會就可以應美國國內產業(yè)的申請，進行調查。337條款的保護范圍包括在美國合法存在并可執(zhí)行的品，不僅包括銷售行為，也包括市場開發(fā)、分銷、廣告宣傳等等行為，否則被處以巨額罰款（一般在排除令被證明無效時使用）。三、應對337

8、條款的策略隨著中國企業(yè)國際化進程的加快，中國企業(yè)卷入國際知識產權糾紛是不可避免的。SigmaTel訴珠海炬力專利侵權案就是SigmaTel利用專利侵權指控并試圖阻止珠海炬力產品進入美國市場的典型案例。事情遠非那么簡單，SigmaTel意在阻止所有中國企業(yè)的相關產品進入美國市場。據(jù)《第一財經日報》報道，SigmaTel的全球授權計劃已經在中國啟動，中國所有MP3廠家未經SigmaTel授權生產銷售MP3播放器，都將面臨專利侵權指控。如何應

9、對國際知識產權糾紛、如何應對337條款？（一）規(guī)避（一）規(guī)避337條款條款首先是避免侵權。企業(yè)在對產品目標基本制定后，要搞清市場的競爭對手或潛在的競爭對手是誰；要搞清與自己出口產品相關的行業(yè)有哪些，特別是應當做一個專利檢索，確定是否有可能涉及該產品的美國專利，或涉及該產品的制造方法的方法專利。同時，要查明產品利用了什么先進技術，其中哪些還處于專利保護中，哪些已經可以公開使用了。如果存在侵權的可能性則可以通過更換非專利方法來避開侵權，也可

10、以交叉許可。也可以辯稱自己沒有侵犯對方的專利，這是因為舉證責任在原告，原告必須克服一系列障礙才能立案。其次是避免掉入專利陷阱。無論開發(fā)還是仿制，切忌掉入專利陷阱。那么，什么是“專利陷阱”呢？我們知道，專利權自申請日起至該申請公布前，這時申請?zhí)幱诒Ｃ茈A段。這一階段對其權利的保護表現(xiàn)在對該發(fā)明專利申請后同樣主題的申請因與其相抵觸而將喪失新穎性，不能授予專利權。自該申請公布至其授予專利權前這一階段是“臨時保護”階段。在這期間，申請人雖然不能對

11、未經其允許實施其發(fā)明的人提起訴訟，予以禁止，但可以要求其支付適當?shù)氖褂觅M。如果對方拒絕付費，申請人可以在獲得專利權之后行使提起訴訟的權利。這一階段申請人只有有限的獨占權。許多企業(yè)為防止同行介入這個領域，就通過申請專利“跑馬圈地”。因此，我們要避免掉入陷阱，如果自己走到前列，不妨“以其人之道還治其人之身”。當然，專利產品經由第三方重新設計，即使它可以實現(xiàn)等同功效，但只要實現(xiàn)的方式有所不同，就不會被視為侵權。再次是利用進口商規(guī)避風險。從具體

12、操作時，企業(yè)出口應對出口國的知識產權進行調查，避免侵權。應注意進口商是否擁有該產品的商標、專利、著作權等權利的證明文件。若無，則應考慮法律風險，應在合同中訂立任何有關侵犯知識產權的情況都應由該外商負責并賠償己方損失的條款或訂立仲裁條款。最后，實施出口多元戰(zhàn)略以分散風險。實施多元化戰(zhàn)略，改善出口結構，努力提高產品科技含量和附加值，變“以價取勝”為“以質取勝”，提高出口效益，同時加強企業(yè)間的合作。在繼續(xù)加強對歐美、俄羅斯等重點市場以及日本、

13、香港、東盟等周邊國家和地區(qū)市場的開拓的同時，切實加大對澳大利亞、南亞、巴西以及中東、非洲等新興市場的開拓力度，有步驟、有目的地開發(fā)市場，改變原有市場過于集中的戰(zhàn)略，以減少對單一市場的過度依賴，避免風險（炬力公司在本案初裁公布之后就表示，由于美國市場占炬力營業(yè)收入的比重不到10%，因此對公司營運無重大影響）。同時，要注意擴大內需，實行“兩條服走路”的戰(zhàn)略。（二）利用（二）利用337條款條款一是要加強學習，提高對337條款及整個美國貿易法的