淺析商業(yè)成功與專利保護的關系

1、第14卷第9期2014年9月制痔室碼REFRIGERAT10NAIR—CONDITIONING淺析商業(yè)成功與專利保護的關系唐宇耿苗仇穎曹斌宏喻倩萍王俊(國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作北京中心)摘要能否取得商業(yè)成功是傳統(tǒng)視角下判斷相應商品是否具有創(chuàng)造性的輔助標準之一，本文通過歸納分析國內外商業(yè)成功的典型案例，體現專利保護在商業(yè)成功中的作用，并展望專利保護在未來可能發(fā)揮的更大作用。關鍵詞商業(yè)成功；創(chuàng)造性；輔助性標準Analysisonth

2、erelationshipbetweenbusinessSUCCESSandpatentprotectionTangYuGengMiaoQiuYingCaoBinhongYuQianpingWangJun(PatentExaminationCooperationCenterofthePatentOfice，SIPO，Beijing)ABSTRACTBusinessSuccessisoneoftheauxiliarycriterionof

3、thetraditionalinventivestepjudgmentThispapersummarizedthedomesticandforeigntypicalcasesrelatedtobusinessSuccess，thus，hopetopresenttherelationshipbetweenbusinessSUCCESSandpatentprotectioninthepastandpresent，andlookforward

4、tothefuturethatbusinessSuccessmayplayagreaterroleKEYWDSbusinesssuccess；inventivestep；auxiliarycriterion能否取得商業(yè)成功是傳統(tǒng)視角下判斷相應商品是否具有創(chuàng)造性的輔助衡量標準之一，國內與其相關的法律規(guī)定比較簡略，操作性不強。國外因當事人主張在其商業(yè)上獲得的成功具備創(chuàng)造性的案例時有出現，而我國對其商業(yè)成功的發(fā)明或實用新型進行具備創(chuàng)造陛證明的

5、案例卻幾乎沒有。1國外：重視商業(yè)成功因素從發(fā)展歷史來看，專利法意義上的“商業(yè)成功”最早由美國提出，1944年，美國就已經有因主張商業(yè)成功而獲得最高法院對專利支持的案例。(1)1973年，美國關稅與專利上訴法院(CCPA)受理了費爾頓案。該案是一個因為商業(yè)成功而認可其發(fā)明具備創(chuàng)造性的典型案例。費爾頓發(fā)明了一種新式滴管，該新型滴管在1年內售出1100萬支，取得了商業(yè)上的巨大成功。美國關稅與專利上訴法院，認可了其發(fā)明具備創(chuàng)造性：從發(fā)明的技術內

6、容來看，新式滴管的滴量比先前技術中的各種滴管都要準確并且滴速快，這意味著可以大大節(jié)省勞動成本；從用戶的角度講，用戶購買這種滴管的意愿完全是出于其專利技術優(yōu)點，而不是由于其他非專利技術特征方面的因素n】。(2)1999年9月28日，美國電子商務網站亞馬遜fAmazoncom)獲得了一項專利，專利名稱為“通過通訊網絡處置購買指令的方法和系統(tǒng)”，這種被稱為“一次點擊訂購”的專利技術允許在線用戶僅通過一次點擊便完成整個購買過程。當亞馬遜發(fā)現另一

7、家商務網站Barnesandnoblecorn也在采用相似的技術——“快速通道”時，其于同年10月21日向地區(qū)法院遞交訴狀請求。法庭判決對方承擔侵犯專利權的責任，不僅從其專利的進步性和非顯而易見性方面對本案進行了論證，還從該專利的實際價值方面提交了證明：其銷售額因使用了“一次點擊訂購”技術而大為提高，且該專利被很多網站模仿。地區(qū)法院進行審理后，認定被控侵權人提交的現有技術均不足以證明上述專利不具備新穎性和創(chuàng)造性，同時，還在客觀因素的一項

8、認定中認定亞馬遜公司的“一次點擊訂購”技術具有商業(yè)成功的特點，據此頒布了責令被控侵權人停止侵權行為的臨時禁令。Bamesandnoblecom隨即向美國聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)提出上訴，2001年2月14日，美國聯(lián)邦剖洚室調第14卷巡回上訴法院根據針對專利權尤其是針對非顯而易見性的根本質疑，認為臨時禁令缺乏必要的前提，因此撤銷了臨時禁令，并將案件發(fā)回地區(qū)法院作進一步的審理J。上述案例(1)和案例(2)，因其發(fā)明為其創(chuàng)造了商業(yè)成功而獲

9、得創(chuàng)造性判斷認可，存在的共同點包括：申請人或專利權人主動舉證，證明商業(yè)成功與該發(fā)明之間的關聯(lián)；證據足以說明該發(fā)明在商業(yè)上獲得了成功；所獲得的商業(yè)成功利用了該發(fā)明本身具備的優(yōu)點而產生。對于案例(2)，雖然最后美國聯(lián)邦巡回上訴法院撤銷了地區(qū)法院做出的臨時禁令，但究其原因并不是商業(yè)成功不能作為判斷創(chuàng)造性的輔助性標準，而是由于地區(qū)法院的判決對該專利的權利要求的解釋存在問題。但此案在地區(qū)法院的一審至少證明專利權人的商業(yè)成功的主張得到了法律認可。2

10、國內：標準嚴格難獲認可相較于國外涉及商業(yè)成功的專利案例相對較多的數量和該類案例在創(chuàng)造性戰(zhàn)場上獲得的勝利，我國的該類案例總體數量較少，基于商業(yè)成功證明了發(fā)明或實用新型具備創(chuàng)造性的案例幾乎沒有，現實中，遇到的申請人或專利權人以商業(yè)上獲得成功來支持發(fā)明或實用新型具備創(chuàng)造性的案例基本被否定。2003年3月7日，國家知識產權局專利復審委員會做出了宣告發(fā)明專利“按用戶要求在電冰箱外表面裝飾畫面的方法”無效的第4880號審查決定。該無效專利的被請求人

11、不服上述審查決定，向一審法院提起訴訟。在起訴狀中，被請求人提交了5項證據來證明本專利獲得了商業(yè)上的成功，具有創(chuàng)造性。證據1：某公證書，內容為對請求人網站部分內容的下載過程的公證；證據2：某公證書，內容為對某市會展中心展銷的電冰箱進行拍照的過程的公證；證據3、證據4分別是請求人的產品“自選冰箱”的宣傳冊和廣告頁；證據5：2001年1月11日《經濟日報》發(fā)表的一篇采訪專稿。然而，一審法院經過審理后認為，“商業(yè)上獲得成功只是判斷創(chuàng)造性的條件之

12、一，在技術方案本身相對于對比文件不具有創(chuàng)造性的情況下，僅根據相關產品在商業(yè)上的成功并不能認定技術方案具備創(chuàng)造性”。被請求人不服一審判決，繼續(xù)提起上訴。就商業(yè)成功的問題，二審法院在查明案件事實后認為，“商業(yè)成功只是評判創(chuàng)造性的一項參考因素，而非唯一依據，況且被請求人也未舉證說明本發(fā)明取得了商業(yè)上的成功?！倍彿ㄔ鹤罱K維持了一審判決和第4880號無效決定。對于該案例，一審、二審法院審理后都明確認定了該專利的技術方案相對于對比文件不具備創(chuàng)造性

13、，即使該專利相對于對比文件具備創(chuàng)造性，被請求人提出的證據也不足以支持其聲稱的在商業(yè)上獲得成功的主張。被請求人提交的證據1至5只能證明請求人的產品“自選冰箱”被作為重點進行宣傳，而作為重點推廣的產品并不能說明該產品取得了商業(yè)上的成功，盡管新產品的銷售額占到60％，但是新產品并不只包含“自選冰箱”，“自選冰箱”在新產品中所占比例也不清楚，并且雖然銷售額的比例高有助于證明商業(yè)上成功，但是并不能簡單地和商業(yè)成功畫上等號；此外，受到宣傳的“自選冰

14、箱”這一產品是否采用了該專利方法尚未得到足夠證明，也未能證明“自選冰箱”的高銷售額是采用了該專利權利要求所限定的方法所導致。因此，證據l至5并不能證明該發(fā)明產品獲得了專利法意義上的商業(yè)成功?？梢?，案例中的專利權人雖然主動舉證提供商業(yè)成功的相關證據，然而其并未提供在商業(yè)上獲得成功的有效證據，最終仍然未被認可創(chuàng)造性。3不輕視輔助性標準合理爭取專利保護權隨著國內經濟的發(fā)展和全球一體化趨勢，今后以商業(yè)成功爭辯發(fā)明或實用新型具備創(chuàng)造性的國內外案例

15、很可能會增多。商業(yè)成功實際上可以看成為某一產品或方法創(chuàng)造性的外化的價值體現，對于其創(chuàng)造性的判斷會產生積極影響。就專利申請人或專利權人而言，不應輕視商業(yè)成功作為創(chuàng)造性判斷輔助性標準的作用。在其需要以此進行主動舉證時，可以從“足以證明獲得了商業(yè)上的成功”和“商業(yè)成功是由發(fā)明或實用新型本身的技術特征導致的”兩方面出發(fā)，一是提供充分的證明“商業(yè)上成功”成立的證據材料，二是提供表明“商業(yè)成功”與“技術特征”相關聯(lián)的證據材料，即提供證據以表明該發(fā)明